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Patentnichtigkeitssache: Erfinderische Tätigkeit - Voraussetzungen
BGH
Az: X ZR 24/03
Urteil vom
03.05.2006
Der X. Zivilsenat des
Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 3. Mai 2006 für Recht
erkannt:
Die Berufung gegen das am 18. Dezember 2002 verkündete Urteil des 4. Senats
(Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten
zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die
Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 416 354
(Streitpatents), das am 18. August 1990 unter Inanspruchnahme der Priorität der
deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 89 10 071 vom 23. August 1989 angemeldet
worden ist. Das Streitpatent betrifft ein Schlitten-Mikrotom und umfasst 9
Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 im Einspruchsverfahren vor dem
Europäischen Patentamt folgende Fassung erhalten hat:
"1. Schlitten-Mikrotom, bei dem ein das Schneidmesser tragender Schlitten
entlang präziser Führungselemente gegenüber einem, mit dem Gehäuse des Mikrotoms
verbundenen Objektträger bewegbar ist; mit dem Mikrotom-Gehäuse (1) zwei als
Profilstäbe mit Führungsnuten ausgebildete erste Führungselemente (14,15)
verbunden sind, mindestens einer dieser Profilstäbe (14) senkrecht zu seiner
Längsachse einstellbar ist, mit dem Schlitten (6) zwei als Profilstäbe mit
Führungsnuten ausgebildete zweite Führungselemente (17,18) fest verbunden sind,
wobei sich die Führungsnuten der ersten (14,15) und zweiten (17,18)
Führungselemente gegenüberstehen, in die Führungsnuten über etwa die halbe Länge
der zweiten Führungselemente (17,18) hochpräzise Rollen (20,21) spielfrei
eingesetzt sind, so dass eine spielfreie, eine hohe Stabilität aufweisende
Zwangsführung des Schlittens (6) gebildet ist, und bei dem der Schlitten (6) aus
Leichtmetall gefertigt ist."
Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen
Patentansprüche 2 bis 9 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.
Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents beruhe nicht
auf erfinderischer Tätigkeit. Zur Begründung hat sie sich auf die deutsche
Patentschrift 37 14 389, die deutsche Offenlegungsschrift 19 25 364, Lueger,
Lexikon der Technik, "Lexikon der Feinwerktechnik", Deutsche Verlagsanstalt
GmbH, Stuttgart, 1968, die deutsche Offenlegungsschrift 29 11 614, die
europäische Patentanmeldung 0 175 480, das deutsche Gebrauchsmuster 82 17 319,
die deutsche Offenlegungsschrift 34 33 460 sowie den Katalog Wälzführungen der
Schneeberger GmbH Maschinenfabrik bezogen und beantragt,
das europäische Patent 0 416 354 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie ist dem Vorbringen der Klägerin entgegengetreten.
Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der diese beantragt,
das Urteil des Bundespatentgerichts abzuändern und die Nichtigkeitsklage
abzuweisen.
Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent in folgender Fassung des
Patentanspruchs 1 (Änderungen sind kursiv gesetzt):
"Schlitten-Mikrotrom, bei dem ein das Schneidmesser tragender Schlitten von Hand
entlang präziser Führungselemente gegenüber einem, mit dem Gehäuse des Mikrotoms
verbundenen Objektträger bewegbar ist; mit dem Mikrotom-Gehäuse (1) zwei als
Profilstäbe mit Führungsnuten ausgebildete erste Führungselemente (14, 15)
verbunden sind, mindestens einer dieser Profilstäbe (14) senkrecht zu seiner
Längsachse einstellbar ist, mit dem Schlitten (6) zwei als Profilstäbe mit
Führungsnuten ausgebildete zweite Führungselemente (17, 18) fest verbunden sind,
wobei sich die Führungsnuten der ersten (14, 15) und zweiten (17, 18)
Führungselementen gegenüberstehen, in die Führungsnuten über etwa die halbe
Länge der zweiten Führungselemente (17, 18) hochpräzise Rollen (20, 21)
spielfrei eingesetzt sind, so dass durch eine Vorspannung eine spielfreie, eine
hohe Stabilität aufweisende Zwangsführung des Schlittens (6) gebildet ist, bei
dem der Schlitten (6) aus Leichtmetall gefertigt ist und die Führungselemente
für einen Hub ohne austretende Rollen von maximal 300 mm ausgebildet sind."
Mit ihrem zweiten Hilfsantrag verteidigt die Beklagte das Streitpatent nunmehr
in folgender Fassung (Änderungen gegenüber dem ersten Hilfsantrag sind kursiv
gesetzt und unterstrichen).
"Schlitten-Mikrotrom, bei dem ein das Schneidmesser tragender Schlitten von Hand
entlang präziser Führungselemente gegenüber einem, mit dem Gehäuse des Mikrotoms
verbundenen Objektträger bewegbar ist; mit dem Mikrotom-Gehäuse (1) zwei als
Profilstäbe mit Führungsnuten ausgebildete erste Führungselemente (14, 15)
verbunden sind, mindestens einer dieser Profilstäbe (14) senkrecht zu seiner
Längsachse einstellbar ist, mit dem Schlitten (6) zwei als Profilstäbe mit
Führungsnuten ausgebildete zweite Führungselemente (17, 18) fest verbunden sind,
wobei sich die Führungsnuten der ersten (14, 15) und zweiten (17, 18)
Führungselementen gegenüberstehen, in die Führungsnuten über etwa die halbe
Länge der zweiten Führungselemente (17, 18) hochpräzise Rollen (20, 21)
spielfrei eingesetzt sind, so dass durch eine Vorspannung eine spielfreie, eine
hohe Stabilität aufweisende Zwangsführung des Schlittens (6) gebildet ist, bei
dem der Schlitten (6) aus Leichtmetall gefertigt ist und die Führungselemente
für einen Hub ohne austretende Rollen von maximal 300 mm ausgebildet sind, und
dass die zweiten Führungselemente (17, 18) jeweils an ihren Enden mit Anschlägen
(22, 23) für die Käfige der Rollen (20, 21) versehen sind."
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie hat sich ergänzend zu ihrem erstinstanzlichen Sachvortrag auf die
US-Patentschrift 3 799 029 bezogen.
Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr.-Ing. D.
eingeholt, das der Sachverständige in der mündlichen Verhandlung erläutert und
ergänzt hat. Die Beklagte hat ein Gutachten des Dr.-Ing. F. Sp. eingereicht.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg. Der Gegenstand des
Streitpatents beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit; das Streitpatent ist
daher für nichtig zu erklären (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs.
1 Buchst. a EPÜ in Verbindung mit Art 54 Abs. 1, 2, Art. 56 EPÜ).
I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Schlitten-Mikrotom. Derartige Geräte dienen
der Herstellung feinster Schnitte für die Mikroskopie und Ultramikroskopie
beispielweise in der Pathologie sowie Histologie und waren am Prioritätstag des
Streitpatents insbesondere als Schlitten- und Rotations-Mikrotome bekannt. Bei
den Schlitten-Mikrotomen erfolgte der Beschreibung des Streitpatents zufolge die
Bewegung des Schlittens mit der Hand über Gleitführungen, wobei als nachteilig
kritisiert wird, dass zwischen den Gleitbahnen des Schlittens und den
Gleitbahnen des Gehäuses ein möglichst dünner und gleichmäßig dicker Schmierfilm
aufrecht erhalten werden müsse und hierfür teure Schmierstoffe verwendet werden
müssten. Gleichwohl bestehe das Problem, dass sich der Schmierfilm nachteilig
auf die Herstellung von Schnittserien mit Schnitten gleicher Dicke auswirke,
weil die Schnittdicke von der Dicke des Schmierfilms und diese von der
Viskosität des Schmierfilms und der Geschwindigkeit der Schnittbewegungen
abhänge, was von der Bedienperson viel Erfahrung und Geschicklichkeit für die
Herstellung guter Schnitte erfordere (Streitpatent Beschreibung Abs. 0001).
Nachteilig sei ferner, dass die nutzbare Schnittkraft unter anderem vom
Schlittengewicht abhänge und der Schlitten zur Erreichung eines möglichst hohen
Gewichts aus Stahl bestehe, so dass die Bewegung des Schlittens für die
Bedienperson ermüdend sei (Streitpatent Beschreibung Abs. 0002). Schließlich
weist die Beschreibung des Streitpatents darauf hin, dass die Herstellung von
Schnitten mit den bekannten Schlitten-Mikrotomen ein häufiges Reinigen und
Schmieren der Gleitflächen erforderlich mache, was teuer und zeitaufwendig sei
(Abs. 0003). Aus der europäischen Patentanmeldung 0 175 480 sei weiter eine
spezielle Ausführung einer sogenannten Kreuzrollenführung bekannt, die zwei am
festen Geräteteil und zwei am gegenüber dem festen Geräteteil beweglichen
Schlitten angebrachte Profilstäbe mit Führungsnuten aufweise und bei der
zwischen zwei sich gegenüberstehenden Profilstäben zylindrische Rollen
alternierend um 90 Grad verdreht in die Führungsnuten eingesetzt seien. Jedoch
sei die Führung des gegenüber einem Gehäuse beweglichen Objektträgers bei
Rotationsmikrotomen mit vertikaler Bewegung sowie bei Mitkrotomen mit
horizontaler Bewegung als spezielles Anwendungsgebiet derartiger
Kreuzrollenführungen genannt.
2. Demgegenüber soll nach den Angaben der Beschreibung des Streitpatents ein
Schlitten-Mikrotom so ausgebildet werden, dass die Schlittenführung eine hohe
Stabilität bei gleichzeitiger Leichtgängigkeit aufweist und so die Herstellung
von hochgenauen Schnitten, deren Qualität nicht von der Geschicklichkeit der
Bedienungsperson abhängt, und eine relativ ermüdungsarme Bedienung des Mikrotoms
ermöglicht werden (Streitpatent Beschreibung Abs. 0005).
Hierzu ist das Mikrotom nach Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung wie folgt
auszubilden (Bezugszeichen sind weggelassen):
1. Das Mikrotom verfügt über
a) ein Gehäuse,
b) einen Objektträger,
c) einen Schlitten.
2. Der Schlitten ist
a) aus Leichtmetall gefertigt,
b) trägt ein Schneidmesser und
c) ist gegenüber dem mit dem Gehäuse fest verbundenen Objektträger bewegbar
d) entlang präziser Führungselemente.
3. a) Als erste Führungselemente sind mit dem Mikrotom-Gehäuse zwei Profilstäbe
mit Führungsnuten verbunden, wobei
b) mindestens einer der Profilstäbe senkrecht zu seiner Längsachse einstellbar
ist.
4. Als zweite Führungselemente sind zwei Profilstäbe mit Führungsnuten fest mit
dem Schlitten verbunden.
5. Die Führungsnuten der ersten und zweiten Führungselemente stehen sich
gegenüber.
6. In den Führungsnuten sind über etwa die halbe Länge der zweiten
Führungselemente hochpräzise Rollen spielfrei eingesetzt.
7. Es ist eine spielfreie, eine hohe Stabilität aufweisende Zwangsführung des
Schlittens gebildet.
Die mündliche Verhandlung hat ergeben, dass der Fachmann der Verwendung von in
die Führungsnuten spielfrei eingesetzten hochpräzisen Rollen und der Angabe,
dass eine Zwangsführung entsteht, entnimmt, dass es sich bei der
erfindungsgemäßen Führung um eine Kreuzrollenführung handelt, die mittels des
einstellbaren Profilstabes vorgespannt wird (Streitpatent Beschreibung Abs.
0008). Deshalb versteht der Fachmann die Worte "so dass" in Merkmal 7 dahin,
dass mit ihnen das Zusammenwirken des einstellbaren Profilstabes mit den übrigen
Profilstäben, der in ihnen ausgebildeten Führungsnuten und der hochpräzisen
Rollen angesprochen ist, wobei über die feste Verbindung des Schlittens mit den
Profilstäben des zweiten Führungselements die erstrebte Zwangsführung des
Schlittens erreicht wird. Dies ermöglicht es, einen präzise geführten, in
Leichtbauweise ausgeführten Schlitten zu verwenden, wodurch infolge der
Zwangsführung die Schnittqualität verbessert und infolge des leichten Schlittens
ein weniger ermüdendes und Geschick erforderndes Bedienen des Mikrotoms
ermöglicht wird.
II. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents ist neu, da kein im
Stand der Technik bekanntes Schlitten-Mikrotom sämtliche Merkmale des
geschützten Mikrotoms aufweist, was auch von der Klägerin in der mündlichen
Verhandlung nicht in Zweifel gezogen worden ist. Ihm fehlt jedoch die
Patentfähigkeit, da der Senat nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme überzeugt
ist, dass dieser Gegenstand dem Fachmann am Prioritätstag durch den Stand der
Technik nahegelegt war (Art. 56 EPÜ).
1. Wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, verfügten
Fachleute, die sich am Prioritätstag des Streitpatents mit der Entwicklung von
Mikrotomen befassten, typischerweise über eine Ausbildung in allgemeinem
Maschinenbau, die sie an einer Fachhochschule oder Technischen Universität
absolviert hatten. Zu den durch diese Ausbildung erworbenen Kenntnissen gehören
auch solche über Gleitlagerungen und -führungen, Wälzlagerungen und -führungen
sowie deren Vor- und Nachteile. Außerdem verfügten die in der einschlägigen
Industrie tätigen Fachleute typischerweise über eine mehrjährige Berufserfahrung
auf dem Gebiet der Konstruktion und Fertigung von Mikrotomen.
2. Einem auf dem Gebiet der Entwicklung von Mikrotomen tätigen Fachmann, der
sich am Prioritätstag des Streitpatents vor die Aufgabe gestellt sah, ein
Schlitten-Mikrotom der erfindungsgemäßen Bauart zu verbessern, war bekannt, dass
durch die Verwendung schwerer Schlitten das Problem gelöst wird, den Schlitten
beim Auftreffen des an ihm befestigten Messers auf das feststehende und zu
schneidende Objekt gegen Kippbewegungen zu sichern. Davon gehen auch die
Beklagte und der Privatgutachter aus, der in seinem Gutachten die auftretenden
unterschiedlichen Reaktionskräfte bildlich dargestellt hat. Trifft das Messer
eines aufgelegten Messer-Schlittens auf einen härteren und durch den
Objektträger gehaltenen Gewebeeinschluss, ist die Reaktionskraft vom Gehäuse weg
auf den Schlitten gerichtet und kann zu Kippbewegungen des Schlittens führen
(Privatgutachten Seite 7, 9, Bild 6), die, wie der Fachmann am Prioritätstag
wusste, zu vermeiden sind.
Dem ist bei Schlitten-Mikrotomen am Prioritätstag üblicher Bauart dadurch
Rechnung getragen worden, dass der Schlitten hinreichend schwer ausgebildet
wurde, um die genannten Kippbewegungen zu vermeiden und einen sauberen Schnitt
zu erzielen. Der Fachmann hat auch ohne weiteres erkannt, dass das Sichern eines
auf Gleitführungen geführten Messer-Schlittens gegen zu Kippbewegungen führende
Reaktionskräfte mittels eines hinreichend schweren Schlittens durch Nachteile
bei der Bedienung des Mikrotoms erkauft wird, indem die Bedienung eines solchen
Mikrotoms kraftaufwändig ist und Geschick erfordert. Der Fachmann hat darüber
hinaus erkannt, dass die Verwendung einer Gleitführung Probleme hinsichtlich der
Sicherung gleichmäßiger Schnitte und Schnittfolgen aufwirft, weil ein - im
Vergleich mit anderen Führungen - "dicker" Schmierfilm erforderlich ist, um das
Gleiten des Schlittens auf den Gleitführungen sicherzustellen, wobei die Dicke
des Schmierfilms über die gesamte Länge einer Schnittbewegung und bei mehreren
Schnittbewegungen über die Schnittbewegungen in ihrer Gesamtheit hinweg nur bei
Vorliegen idealer Bedingungen gleichbleibend ist, in der Praxis solche idealen
Bedingungen jedoch nicht vorliegen, so dass sich Unterschiede in der
Schmierfilmdicke ergeben, die sich bereits unterhalb des Mikrometer-Bereichs auf
die geforderte Qualität der Schnitte und Schnittfolgen negativ auswirken. Wie
die Beklagte dargelegt und der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, waren
dem Fachmann diese Probleme sowie die Anforderungen an die Präzision von
Mikrotomen am Prioritätstag bekannt, wobei für ihn das Vermeiden von
"Rattermarken" auf dem Schnitt (sog. "Chatter") durch höchste Präzision
eindeutige Priorität besaß.
Auf der Grundlage dieser Kenntnisse und Erfahrungen war für den Fachmann, der
Schlitten-Mikrotome der hier einschlägigen Art verbessern wollte, erkennbar,
dass er sich der Frage, wie eine Erleichterung der Bedienung eines
Schlitten-Mikrotoms mit relativ zum Objektträger verschiebbarem Messer-Schlitten
erreicht werden kann, nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Gewichts des
Messer-Schlittens nähern durfte, sondern auch und - wegen der zentralen
Bedeutung eines präzisen Schnittergebnisses - mit Priorität die Sicherung einer
präzisen Messerführung gegen durch die Art der Schmierung von Gleitführungen
bedingte Ungenauigkeiten und insbesondere gegen auf den Schlitten wirkende
Reaktionskräfte bei Auftreffen des Messers auf das Schnittgut ins Auge zu fassen
hatte. Er musste deshalb bereits aufgrund einfacher, naheliegender Überlegungen
erkennen, dass eine leichtere Bauweise des Schlittens, die als solche eine
leichtere Bedienbarkeit des Mikrotoms erlauben würde, das Problem der Sicherung
des Messer-Schlittens gegen die auf ihn wirkenden Reaktionskräfte nicht lösen
werde, sondern Probleme bei der Sicherung der Schnitt-Qualität mit sich bringen
werde, insbesondere bei Gleitführungen, die als solche gegen den
Messer-Schlitten gerichtete Reaktionskräfte nicht aufnehmen und zudem
Ungenauigkeiten infolge der Schmierfilmdicke zur Folge haben.
Dem Fachmann musste sich weiter aufdrängen, dass mit einer verbesserten Führung
des Schlittens, die diesen gegenüber Gleitführungen in verstärktem Maße gegen
Kippbewegungen zu sichern in der Lage ist und die aus der erforderlichen
Schmierfilmdicke resultierenden Probleme hinsichtlich der Präzision der Schnitte
löst, das Problem einer leichteren Bedienbarkeit des Mikrotoms allein nicht zu
lösen ist. Denn allein durch eine Verbesserung der Schlittenführung wird bei
Verwendung eines schweren Schlittens noch keine bessere Bedienbarkeit erreicht,
da die Masse eines schweren Schlittens auch bei Verwendung einer präziseren
Führung bewegt werden muss, so dass in diesem Fall zwar eine Verbesserung der
Qualität der Schnitte, nicht jedoch ein ermüdungsfreies Arbeiten mit dem
Mikrotom erreicht wird. Auch daher stellte die Verbesserung eines
Schlitten-Mikrotoms für die damit befassten Entwickler ersichtlich ein komplexes
Problem dar, bei dem Veränderungen in der Bauweise eine Abstimmung der
verschiedenen Bauteile aufeinander erforderlich machten und eine Gesamtlösung
gefunden werden musste, bei der die Präzision, mit der die Schnitte hergestellt
werden, gegenüber Verbesserungen bei der Bedienbarkeit Vorrang hat.
3. a) Vor diesem Hintergrund war entgegen der Auffassung der Beklagten die
Verwendung einer vorgespannten Kreuzrollenführung für den Messer-Schlitten eines
Mikrotoms, bei dem der Messer-Schlitten relativ zum feststehenden Objektträger
horizontal bewegt wird, eine dem Fachmann am Prioritätstag nahegelegte Maßnahme.
Wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, kannten die auf
dem Gebiet der Entwicklung von Mikrotomen tätigen Fachleute am Prioritätstag
neben Gleitlagerungen und -führungen insbesondere Wälzlagerungen und -führungen
sowie deren Vor- und Nachteile. Dies wird durch die deutsche Offenlegungsschrift
29 11 614 bestätigt. Sie betrifft ein lineares Kreuzroll- bzw. -wälzlager und
zeigt in Figur 1 ein solches Lager, bei dem Rollen alternierend um 90 Grad
verdreht in Rollen- oder Wälztaschen liegen, die in einem langgestreckten
Rollen-Walzenkäfig ausgebildet sind. Dieser Käfig ist so zwischen zwei
Profilstäben mit jeweils V-förmigen Nuten angeordnet, dass die Rollen
alternierend mit den Flächen der V-fömigen Nuten zusammenwirken. Eine solche
Lagerung, deren Vor- und Nachteile dem Fachmann bekannt waren, bot sich
jedenfalls zur Erleichterung der Bewegung des Schlittens an und gab daher
Anlass, diese bei der weiteren Entwicklung in Betracht zu ziehen, zumal diese
bei anderen Formen von Mikrotomen bereits mit Erfolg eingesetzt worden waren.
Die deutsche Offenlegungsschrift 34 33 460 nennt Rotationsmikrotome, bei denen
die Objektspanneinrichtung vertikal geführt wird, sowie Schlitten-Mikrotome, bei
denen die Objektspanneinrichtung horizontal hin- und herbewegt wird,
ausdrücklich als Anwendungsgebiete derartiger Führungseinheiten (Beschreibung
Seiten 4 und 5 übergreifender Absatz). Die Schrift bezieht sich zwar nicht auf
Schlitten-Mikrotome, bei denen der Messer-Schlitten wie beim Gegenstand nach
Patentanspruch 1 relativ zur feststehenden Objektspanneinrichtung bewegt wird.
Sie weist den Fachmann aber darauf hin, dass anders als bei Rotationsmikrotomen,
bei denen die Kreuzrollenführung vertikal anzuordnen ist und daher Probleme
infolge der Gravitation zu lösen sind, bei Schlitten-Mikrotomen derartige
Probleme nicht auftreten, die Führung der Objektspanneinrichtung an einem
Basisteil durch Kreuzrollenführungen also unproblematisch ist. Sie offenbart,
dass bei Mikrotomen Führungseinrichtungen zur vertikalen oder horizontalen
Führung eines in Bezug zu einem feststehenden Teil linear beweglichen Teils
verwendet werden können, die zwei nebeneinander parallel angeordnete
Führungsschienen mit Längsrillen und zwischen den beiden Führungsschienen eine
Anzahl in einem Käfig angeordnete Wälzelemente aufweist, wobei die eine
Führungsschiene am feststehenden Teil und die zweite Führungsschiene am
beweglichen Teil angeordnet ist und der Käfig mit den Wälzelementen zwischen den
beiden Führungsschienen linear beweglich ist (Beschreibung deutsche
Offenlegungsschrift 34 33 460, Seite 4 erster Absatz; Merkmale 2 c, d, 3 a
teilweise, 4 teilweise, 5, 6). Das gab Veranlassung, diese Schrift in die
Überlegungen einzubeziehen.
Da am Prioritätstag die Vor- und Nachteile der verschiedenen Führungen bekannt
waren, ist diesen Angaben auch zu entnehmen, dass eine solche Kreuzrollenführung
dazu verwendet werden kann, die Führung vorzuspannen und damit zu einer
Zwangsführung auszugestalten. Denn wie der gerichtliche Sachverständige
überzeugend dargelegt hat, handelt es sich bei der Eignung von
Kreuzrollenführungen dazu, vorgespannt zu werden, um den typischen Vorteil
solcher Führungen, die im Maschinenbau immer dann eingesetzt und vorgespannt
werden, wenn Kräfte, die auf den zu bewegenden Gegenstand ausgeübt werden,
aufzunehmen sind und gleichzeitig eine präzise Führung erreicht werden soll.
Dies gehörte bereits am Prioritätstag zur allgemeinen Kenntnis im Maschinenbau.
Ein Fachmann mit der Qualifikation des oben definierten Durchschnittsfachmanns
durfte entgegen der Auffassung der Beklagten diese Schrift auch nicht deshalb
unbeachtet lassen, weil sie - jedenfalls ausdrücklich - nur die Führung eines
Objektträgerschlittens, nicht dagegen die Führung eines Messer-Schlittens
betrifft. Zwar stellen sich nach dem Vorbringen der Beklagten die beim
Zusammentreffen des Messers mit dem zu schneidenden Objekt auftretenden
Reaktionskräfte bei einem Mikrotom, bei dem das Messer feststeht und der
Objektträger bewegt wird anders dar als bei einem Mikrotom, bei dem der
Objektträger feststeht und der Messer-Schlitten bewegt wird (Privatgutachten
Seite 7, 9, Bilder 6 und 7). Ein Fachmann hatte aber schon deshalb Veranlassung,
Kreuzrollenführungen in seine Überlegungen einzubeziehen, weil diese mit einer
wesentlichen geringeren Schmierfilmdicke auskommen und leichtgängiger als
Gleitführungen sind, was am Prioritätstag nach den überzeugenden und von der
Beklagten nicht in Frage gestellten Darlegungen des gerichtlichen
Sachverständigen zum allgemeinen Fachwissen gehörte.
Kreuzrollenführungen waren am Prioritätstag in verschiedenen Ausführungen
bekannt. Wie sich aus dem Katalog der Schneeberger GmbH - Seite 14 f. - ergibt,
der aus der Sicht des interessierten Entwicklers Bauteile bereitstellt, wie sie
für die Anfertigung von Mikrotomen verwendet werden, waren derartige
Linearführungen unter der Bezeichnung RNG im Handel erhältlich, worauf die
Beschreibung des Streitpatents zutreffend hinweist. Der Katalog belegt zudem,
dass Wälzführungen der genannten Art mittels Stellschrauben oder dergleichen
(Merkmal 3 b) vorgespannt werden, um die Führung spielfrei einzustellen und so
eine Zwangsführung herbeizuführen (Katalog Seite 90; Merkmal 6 teilweise,
Merkmal 7).
b) Allerdings gab der Stand der Technik keinen unmittelbaren Hinweis darauf,
dass die Rollen etwa über die halbe Länge der zweiten Führungselemente
einzusetzen sind (Merkmal 6). Für den Fachmann war jedoch erkennbar, dass bei
Verwendung einer Zwangsführung mit überlaufendem Käfig Stöße verursacht werden,
die es bei Mikrotomen zu vermeiden gilt, so dass es sich anbot, auf vorspannbare
Führungen mit nicht überlaufenden Käfigen zurückzugreifen. Bei der Maßnahme, die
Käfiglänge auf die Hälfte der Länge der mit dem Schlitten verbundenen
Führungselemente zu begrenzen, handelt es sich nach den überzeugenden
Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen um eine optimierende
Abstimmungsmaßnahme, wie sie für verschiedene Verhältnisse von Käfighub zur
Länge der Längsführung im Katalog der Schneeberger GmbH dargestellt ist (Katalog
Seite 87) und vom Fachmann durch ihm geläufige Versuche oder Berechnung
aufgefunden werden konnte.
c) Aus dem Katalog der Schneeberger GmbH ist schließlich zu ersehen, dass es
bekannt war, Normrolltische aus Leichtmetall herzustellen (Katalog Seite 41 Typ
NV RD; Merkmal 1 c). Zwar war dem einschlägigen Fachmann bereits am
Prioritätstag geläufig, dass Kreuzrollenführungen leichtgängiger sind als
Gleitführungen, so dass mit der Verwendung einer vorgespannten
Kreuzrollenführung in einem Schlitten-Mikrotom der hier fraglichen Bauart nicht
nur das Problem eines präziseren Schnitts gelöst wird, sondern in einem gewissen
Umfang auch eine leichtere Bedienbarkeit des Mikrotoms erreicht wird.
Eine darüber hinaus reichende Erleichterung beim Bedienen des Mikrotoms durch
Verwendung eines Messer-Schlittens aus Leichtmetall stellt aber eine sich fast
zwangsläufig ergebende, jedenfalls aber mit dem Fachwissen ohne weiteres zu
lösende Optimierungsmaßnahme dar, da schwere Tische im Stand der Technik
eingesetzt wurden, um einer Kippbewegung des auf Gleitführungen geführten
Tisches entgegenzuwirken. Das hat auch der gerichtliche Sachverständige so
gesehen. Die Verwendung eines schweren Tisches ist - wie der Fachmann erkennt -
dann nicht erforderlich, wenn der Tisch anderweit gegen auf ihn wirkende Kräfte
und dadurch ausgelöste Bewegungen gesichert wird, etwa indem eine vorgespannte
Kreuzrollenführung zur Erzielung eines sauberen und gleichmäßigen Schnitts
eingesetzt wird. Der gerichtliche Sachverständige hat in diesem Zusammenhang
darauf hingewiesen, dass die Verwendung einer vorgespannten Kreuzrollenführung
alle Freiheiten gibt, einen schweren oder leichten Tisch zu verwenden, wenn der
Messer-Schlitten nicht mehr durch sein Gewicht gegen auf ihn wirkende
Reaktionskräfte gesichert werden muss.
d) Soweit die Beklagte geltend gemacht hat, die Verwendung eines schweren
Messer-Schlittens nach dem Stand der Technik wirke Schwingungen entgegen, die
vom Messer auf den Schlitten übertragen werden können, hat der gerichtliche
Sachverständige dargelegt, dass eine solche Wirkung denkbar und bei Verwendung
eines Tisches aus Leichtmetall, der durch eine vorgespannte Kreuzrollenführung
geführt wird, möglicherweise in geringerem Umfang zu beobachten sein könnte. Für
die Frage, ob der Gegenstand nach Patentanspruch 1 auf erfinderischer Tätigkeit
beruht, kommt es darauf jedoch nicht an. Mit der Verwendung schwerer auf
Gleitführungen geführter Schlitten nach dem Stand der Technik stand eine Lösung
bereit, bei der einerseits Nachteile bezüglich der Präzision der Schnitte
hingenommen wurden, die aus der Art der Schmierung der Führungen entstehen,
sowie Nachteile auftraten, die insbesondere die Bedienbarkeit des Mikrotoms
betrafen. Bei der Frage, ob bei der Ausbildung eines Miktrotoms mit den
Merkmalen nach Patentanspruch 1 des Streitpatents möglicherweise ein Nachteil im
Bereich des Schwingungsverhaltens des Messers und/oder des Messer-Schlittens
hingenommen wird, handelt es sich um eine bloße Abwägung, ob die Vorteile einer
präziseren Schnittführung durch die nahegelegte Verwendung einer vorgespannten
Kreuzrollenführung und einer leichteren Bedienbarkeit infolge der nahegelegten
Verwendung eines Tisches aus Leichtmetall den Nachteil einer geringfügig
schlechteren Dämpfung von Schwingungen aufwiegen, die vom Messer auf den
Messer-Schlitten übertragen werden können. Aus einer solchen Abwägung lässt sich
das Beruhen einer in ihren Einzelmerkmalen wie in deren Kombination
naheliegender Maßnahmen auf erfinderischer Tätigkeit nicht herleiten.
Die Beklagte kann schließlich auch nicht mit Erfolg geltend machen, mit der
Verwendung einer Zwangsführung für den Messer-Schlitten sei eine Vergrößerung
der Baulänge des Mikrotoms verbunden, die mit einem kurzen Hub zusammentreffe,
so dass es mehrer Schritte bedurft habe, um den Gegenstand nach Patentanspruch 1
aufzufinden. Zwar kann es für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sprechen,
wenn der Fachmann mehrere Schritte, die im Stand der Technik keine Anregung
gefunden haben, vollziehen musste, um den erfindungsgemäßen Gegenstand
aufzufinden (vgl. Sen.Urt. v. 22.11.1984 - X ZR 40/84, GRUR 1985, 369, 370 -
Körperstativ; Benkard/Jestaedt, EPÜ, Art. 56 EPÜ Rdn. 85 m.w.N. auch zur Rspr.
des EPA). Maßgebend ist aber auch insoweit, ob es sich dabei insgesamt um
Routinearbeit gehandelt hat (vgl. Sen.Urt. v. 17.9.2003 - X ZR 1/99, Mitt. 2003,
116 ff. - Rührwerk) oder ob sich dem Fachmann Schwierigkeiten in den Weg
gestellt haben, etwa weil für einen oder mehrere Schritte Alternativen
bestanden, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Wie die Beweisaufnahme
ergeben hat, bestanden solche Schwierigkeiten nicht. Ist der entscheidende
Schritt, hier die Verwendung einer Zwangsführung, wie dargelegt aus dem Stand
der Technik abzuleiten, so kann allein aus dem Umstand, dass eine Mehrzahl von
Schritten auszuführen war, um die Teile einer Gesamtvorrichtung aufeinander
abzustimmen, das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht hergeleitet werden,
wenn es sich bei den weiteren Schritten um solche handelt, die der Fachmann mit
Hilfe seines Fachwissens und Fachkönnens bewältigen kann.
Patentanspruch 1 in der Fassung, die er im Einspruchsverfahren erhalten hat,
kann daher keinen Bestand haben.
3. Die Patentansprüche 2 bis 9 betreffen Weiterbildungen des Gegenstands nach
Patentanspruch 1, die keinen erfinderischen Gehalt erkennen lassen; ein solcher
wird von der Beklagten auch nicht geltend gemacht.
III. Das Streitpatent kann auch in der mit den Hilfsanträgen verteidigten
Fassung keinen Bestand haben. Die beschränkte Verteidigung ist zwar zulässig, da
sich der Gegenstand des Streitpatents auf ein von einer Bedienperson von Hand zu
betätigendes Schlitten-Mikrotom bezieht. Dies ergibt sich schon daraus, dass mit
dem erfindungsgemäßen Gegenstand - wie in der ursprünglichen Anmeldung offenbart
- eine leichtere und weniger ermüdende Bedienung des Mikrotoms erreicht werden
soll, was die Bedienung des Mikrotoms von Hand umfasst. In den ursprünglichen
Unterlagen ist auch offenbart, dass die Führung des Schlittens eine gewisse
Vorspannung erlaubt, woraus der Fachmann ersieht, dass die Kreuzrollenführung
mit Vorspannung auszuführen ist. Wie die Beklagte aber selbst einräumt, handelt
es sich bei der Aufnahme der Merkmale "von Hand" und "durch eine Vorspannung" um
klarstellende Formulierungen, aus denen sich keine Anhaltspunkte für das
Vorliegen erfinderischer Tätigkeit ableiten lassen.
Die beschränkte Verteidigung des Patentanspruchs nach Hilfsantrag 1
unterscheidet sich im Übrigen dadurch von seiner geltenden Fassung, dass die
Führungselemente für einen Hub ohne austretende Rollen vom maximal 300 mm
ausgebildet sind. Eine solche Maßnahme ist im Stand der Technik zwar nicht
vorbeschrieben. Dass der Fachmann Veranlassung hatte, austretende Rollen zu
vermeiden, ist jedoch vorstehend bereits dargelegt. Deshalb ist es, wie der
gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, eine selbstverständliche Maßnahme,
die Führungen so auszubilden, dass die Rollen nicht aus den Führungselementen
austreten können. Aus dem Umstand, dass sich, wie die Beklagte geltend gemacht
hat, mit der Verwendung einer Zwangsrollenführung die Baulänge verändert, kann
das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht hergeleitet werden, denn wie der
gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, waren dem Fachmann die
Vor- und Nachteile der in Betracht kommenden Lagerungen und Führungen bekannt,
so dass es im Rahmen des Könnens des Fachmanns lag, die Länge der
Führungselemente auf die gewünschte Baulänge des Mikrotoms abzustellen. Die
Führungselemente mit einer Hubbegrenzung von 300 mm auszubilden ist eine bloßen
Zweckmäßigkeitserwägungen folgende Maßnahme.
Die beschränkte Verteidigung des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 2
unterscheidet sich von der beschränkten Verteidigung nach Hilfsantrag 1 darüber
hinaus durch die Aufnahme des Merkmals, dass die zweiten Führungselemente
jeweils an ihren Enden mit Anschlägen für die Käfige der Rollen versehen sind.
Endanschläge für Kreuzrollenführungen sind am Prioritätstag bekannt gewesen, wie
die deutsche Offenlegungsschrift 34 33 460, Beschreibung Seite 5, belegt. Sie im
Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen nach Patentanspruch 1 in der geltenden
Fassung und in der Fassung der beschränkten Verteidigung nach Hilfsantrag 1
vorzusehen, ist nach den überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen
Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung eine sich dem Fachmann
aufdrängende Maßnahme, um ein Auswandern der Käfige aus den Führungen zu
verhindern und eine präzise Schnittführung sicherzustellen.
IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. § 97 ZPO.
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